3. Лицензионные договоры

3.1. Виды договоров

Во внутрироссийской и международной практике различают два вида лицензионных договоров: договор на неисключительную лицензию и договор на исключительную лицензию.

Договор на неисключительную лицензию. Договор на неисключительную лицензию не ограничивает прав продавца (лицензиара) продавать аналогичные лицензии другим покупателям (лицензиатам) на территории, где действует патент (патентная территория) и сохраняет право лицензиара на производство и продажу продукции на патентной территории с использованием тех же изобретений и ноу-хау, которые являются предметом неисключительной лицензии.

Договор на исключительную лицензию. Договор на исключительную лицензию предоставляет право на использование изобретения, ноу-хау и образца лицензиату, а лицензиар лишается права продавать лицензии на ту же собственность другим лицам, а также производить и продавать продукцию с использованием тех же изобретений, ноу-хау и образцов.

Поскольку конфиденциальность ноу-хау не защищена патентом, то существует опасность, что покупатель после переговоров не заключит контракт на приобретение лицензии, а полученные при переговорах сведения использует для своей пользы. Поэтому перед переговорами о продаже лицензии на ноу-хау рекомендуется заключать с возможным покупателем договор о неразглашении существа ноу-хау и неиспользования его в своих целях, если не будет заключен договор на продажу лицензии.

Договоры на продажу исключительной лицензии обычно содержат санкции к лицензиару на случай нарушения им монопольного права лицензиата на использование изобретения на патентной территории и ноу-хау — на договорной. В зависимости от соглашения сторон санкции могут быть различны: от выплаты лицензиаром единовременного штрафа до существенного снижения размеров платежей за лицензию.

Такие договоры по соглашению сторон могут иметь различные отступления, например лицензиар может оставить себе право продолжать ранее начатое производство товаров с использованием тех же патентов и ноу-хау. В международных договорах лицензиар может оставить за собой право производства в своей стране без права экспорта продукции на патентную территорию лицензиата.

Договор на беспатентную лицензию. При продаже лицензии на еще незапатентованное изобретение независимо от того, подана на него заявка или нет, договор может включать следующие варианты условий:

• лицензионный договор вступает в силу с момента получения самим лицензиаром за свой счет патента на оговоренной территории;

• лицензионный договор вступает в силу с момента получения лицензиаром патента, стоимость которого оплачивается лицензиатом;

• лицензиар передает лицензиату все документы и данные, включая образцы оборудования, приборов и т. д., необходимые лицензиату для оформления патента на свое имя в пределах оговоренной территории и на определенный срок или, в случае продажи исключительной лицензии, без всяких ограничений.

3.2. Цены лицензий

Определение цен лицензионных договоров и соглашений представляет достаточно сложную проблему, поскольку техническая и экономическая сущность лицензии всегда индивидуализирована и практически очень сложно найти условия продаж сопоставимых изобретений или ноу-хау. Проблема осложняется еще и тем, что потребительная стоимость лицензий определяется не их средней общественной, а индивидуальной полезностью для каждого потребителя. Например, опыт торговли лицензиями на непрерывную разливку стали показывает, что крупные металлургические компании всегда платили за них значительно более высокие цены по сравнению с менее крупными фирмами. Цена лицензий зависит не столько от нормы, сколько от массы дополнительной прибыли, получаемой лицензиатом при применении новшеств.

В то же время сумма вознаграждения за лицензию, выплачиваемая лицензиатом, должна составлять только часть получаемой им дополнительной прибыли от использования изобретения или ноу-хау. В противном случае теряется смысл приобретения лицензии. В международной практике торговли лицензиями доля, идущая на вознаграждение лицензиарам, колеблется в пределах от 20 до 40% от суммы дополнительной прибыли.

В период оценки целесообразности приобретения лицензии лицензиат может на основании полученной от лицензиара предварительной информации скалькулировать свои затраты на освоение лицензии, а также оценить снижение своих издержек, изменение цен и рост объемов реализации продукции. Однако такой метод часто недоступен лицензиарам из-за отсутствия у них необходимых данных. Лицензиат может также использовать сопоставление своих затрат на альтернативные решения для достижения тех же результатов, которые могут быть получены при использовании лицензии.

Лицензиар при определении цены чаще находится в более сложном положении, чем лицензиат. Исключение составляет тот случай, когда предметом лицензии является уникальное изобретение, применение которого дает большой эффект, сочетающий резкое улучшение качества выпускаемой продукции со значительной экономией в производстве. Таким изобретением был, например, уже упомянутый ранее метод непрерывной разливки стали. Продавец лицензии на такое изобретение при хорошо развернутой рекламной работе, по существу, может открыть торги между покупателями, что позволит ему определить оптимальную мировую цену, уточнить территории для патентования и продать максимальное число лицензий. Примерно такое же положение было возможно при продаже изобретений на электрошлаковый переплав, на контактную сварку рельсов и труб большого диаметра и т. д.

В других случаях, когда возможность использования изобретения и ноу-хау весьма ограничена и ожидаемый эффект не слишком перспективен, для определения цен продаваемых лицензий применяются косвенные методы оценки, среди которых могут быть следующие:

• по допустимой цене, которая должна, как минимум, в 1,5—2 раза превышать все издержки продавца, связанные с разработкой и проверкой эффективности изобретения или ноу-хау;

• по прецедентам ранее заключенных лицензионных контрактов на близкие по характеру изобретения и ноу-хау;

• метод проверки реакции рынка путем предложения лицензий по заранее завышенным ценам с постепенным их снижением до приемлемых для покупателей величин.

Стоимость лицензий существенно различается в зависимости от степени их технической разработки и патентной защиты. Так, стоимость беспатентных лицензий в среднем на 20% ниже, чем лицензий, защищенных патентами. Цены на исключительные лицензии обычно более чем в 2 раза превышают цены простых лицензий.

В зависимости от объемов обязательств лицензиаров к ценам лицензий на изобретения и ноу-хау могут быть прибавлены стоимости оборудования, инжиниринговых и других услуг по налаживанию производства. Оценка оборудования осуществляется так же, как и при заключении контрактов купли-продажи (см. разд. I учебника). Стоимость инжиниринговых услуг обычно рассчитывается по согласованным месячным ставкам возмещения, величины которых зависят от квалификации специалистов.

3.3. Лицензионные платежи

Лицензионные договоры могут предусматривать различные способы платежей:

• паушальный платеж — платеж заранее оговоренной твердой суммы;

• постепенную выплату стоимости лицензии частичными платежами (роялти) пропорционально согласованным показателям производства и сбыта продукции, выпущенной с использованием лицензии;

• смешанные способы платежей, сочетающие выплаты авансовых паушальных сумм и роялти.

Роялти могут начисляться в согласованных пропорциях к следующим показателям: к дополнительной прибыли лицензиата от использования лицензии; к общей прибыли лицензиата; к стоимости реализации продукции, произведенной с использованием лицензии; к физическому объему выпущенной лицензиатом продукции; к мощности изготовленного по лицензии оборудования и т. д.

Для определения размеров роялти в лицензионные договоры и соглашения включают обязательства лицензиатов передавать лицензиарам сведения о тех показателях деятельности, которые положены в основу подсчетов роялти. При этом, для лицензиаров было бы желательным, чтобы эти данные подтверждались аудиторскими отчетами. Стороны могут предусматривать как неизменяемые пропорции для начисления роялти на весь период действия договора, так и переменные, учитывающие моральное старение самих изобретений и ноу-хау.

Если величина роялти зависит только от показателей производственной и коммерческой деятельности лицензиата, то для лицензиара возникает опасность потерь по независящим от него обстоятельствам, например из-за недостатка средств у лицензиата, чтобы полностью использовать преимущества изобретения и ноу-хау. Для исключения такой опасности в лицензионные соглашения могут быть включены обязательства лицензиатов выплачивать при любых обстоятельствах гарантированные размеры роялти. Поскольку роялти обычно выплачиваются путем банковских переводов, лицензионные договоры должны содержать банковские гарантии на часть или всю стоимость лицензии с поэтапным уменьшением гарантированной суммы.

В тех случаях, когда выплата роялти предусматривается в зависимости от объема планируемого производства, лицензионные договоры обычно предусматривают снижение размеров роялти по мере роста объемов выпуска продукции. Например, при увеличении производства в 2 раза размер роялти обычно снижается до 0,7 первоначальной величины, в 3 раза — до 0,5.

Паушальные платежи обычно применяются в тех случаях, когда цена лицензии относительно невелика по сравнению со стоимостью одновременно поставляемого оборудования и представляемых инжиниринговых услуг или когда контроль за показателями деятельности лицензиата затруднен.

Паушальный платеж может быть выплачен единовременно авансом или против передачи лицензиату предусмотренных контрактом комплектов научной, технической, конструкторской или технологической документации вместе с образцами машин и приборов. Такой платеж удобнее всего осуществлять с безотзывного документарного аккредитива против коммерческих документов лицензиара, подтверждающих исполнение им своих обязательств.

Паушальный платеж может осуществляться и поэтапно, например по следующей схеме: 20% паушальной суммы авансом банковским переводом в течение недели после подписания лицензионного договора, 20% — против документов лицензиара с безотзывного документарного аккредитива и 60% — периодическими равными частями в течение установленного в договоре срока. Выплата периодических платежей должна гарантироваться. Наиболее удобной формой гарантии является возврат лицензиару выписанных им тратт, акцептованных лицензиатом и авалированных его банком.

Паушальные платежи отличаются большей надежностью, поэтому их удобнее гарантировать общепринятыми способами (см. разд. II учебника). Величину паушальной суммы можно определить сложением согласованных сторонами средних расчетных величин роялти за установленный период.

Смешанные платежи применяются, когда в объем обязательств лицензиара входит не только продажа изобретения и/или ноу-хау, но и поставка технологического оборудования, а также предоставление инжиниринговых услуг. Тогда платежи могут быть предусмотрены по трем линиям:

• единовременный или в рассрочку платеж за поставленное оборудование с безотзывного документарного аккредитива против документов, подтверждающих его поставку, и с авалем банком лицензиата тратт на рассрочку платежа;

• ежемесячные или ежеквартальные платежи за услуги по установленным в соглашении ставкам возмещения с предоставлением гарантии платежей на 20—30% их предполагаемой суммы;

• платежи роялти или паушальные платежи за саму лицензию с соответствующим их гарантированием, как было указано выше.

3.4. Обязательства и ответственность сторон лицензионного соглашения

Условия соглашений обычно включают следующие обязательства лицензиаров:

1. Передать в установленные соглашением сроки в предусмотренной комплектности всю документацию, необходимую лицензиату для эффективного использования изобретения и/или ноу-хау. Согласованный перечень документации и образцов обычно прилагается к каждому соглашению. При этом стороны должны оговорить, на каких условиях передаются документация и образцы, кто оплачивает перевозку, когда с лицензиара на лицензиата переходит риск их случайной порчи и утраты, что считается моментом исполнения обязательств лицензиаром.

2. Поставить предусмотренные соглашением оборудование, аппаратуру, приборы, инструменты и т. д., необходимые для успешного освоения изобретений и ноу-хау. Стороны должны также согласовать базисные условия поставок этого имущества.

3. Направить в предусмотренные соглашением сроки специалистов для оказания содействия лицензиату в освоении изобретения или ноу-хау.

4. Информировать лицензиата об усовершенствованиях изобретения и ноу-хау, имея в виду, что дополнительная информация будет передаваться лицензиату после подписания соответствующего дополнения к соглашению с возможным изменением размеров платежей.

5. Если иное не предусмотрено соглашением, гарантировать лицензиату оговоренный в соглашении эффект от использования изобретения или ноу-хау при условии выполнения лицензиатом всех письменных инструкций и указаний лицензиара.

6. Если иное не предусмотрено соглашением, предоставить лицензиату финансовую гарантию достижения указанных в соглашении технических и экономических показателей при использовании проданного изобретения или ноу-хау. Такая финансовая гарантия возвращается лицензиару после достижения стабильности показателей в течение согласованного времени.

7. Нести юридическую и финансовую ответственность перед лицензиатом при предъявлении к нему третьей стороной претензий в части нарушения промышленной собственности, связанных с использованием приобретенной лицензии. Наиболее вероятно получение такой претензии при продаже лицензий в страны с явочной системой патентования. При продаже лицензий в страны с такой системой патентования лицензиар должен предусмотреть в соглашении ограничение своей ответственности за убытки, которые может понести лицензиат.

8. Нести юридическую и финансовую ответственность за нарушение условий исключительной лицензии.

9. Нести ответственность за убытки лицензиата, вызванные опозданием выполнения лицензиаром своих обязательств, передачей некачественной и некомплектной документации, поставкой некачественного оборудования и предоставлением недостаточного квалифицированных инжиниринговых услуг.

Обязательства лицензиатов обычно включают следующее:

1. Сохранять секретность и конфиденциальность сведений, содержащихся в приобретенных неисключительных лицензиях и ноу-хау.

2. При приобретении неисключительной лицензии использовать изобретения и/или ноу-хау только в тех производствах и в тех объемах, которые предусмотрены соглашениями.

3. При изменении структуры и объемов производства заранее информировать лицензиара и подписывать с ним дополнения к соглашениям или новые соглашения, учитывающие изменяющиеся условия производства с использованием приобретенных лицензий.

4. В установленные соглашением сроки информировать лицензиаров о тех технических и экономических показателях, на основании которых производится начисление роялти.

5. Если иное не предусмотрено соглашением, предоставлять лицензиарам подтверждение показателей согласованной сторонами аудиторской фирмой.

6. Не препятствовать представителям лицензиара проводить проверки использования изобретений и ноу-хау.

7. Оплачивать лицензиарам в установленные соглашением сроки в предусмотренном в нем порядке роялти, поставки оборудования и другого имущества, а также инжиниринговые услуги.

8. Предоставлять обусловленные соглашением гарантии исполнения платежных обязательств.

9. Нести ответственность за убытки, причиненные лицензиару ненадлежащим исполнением своих обязательств.

3.5. Структура лицензионных договоров и соглашений

Структура лицензионных договоров весьма схожа со структурой контрактов купли-продажи, изложенной в разд. I учебника. Особенности лицензионных договоров и соглашений изложены выше в п. 3.1 данной главы. Как и контракты купли-продажи, лицензионные договоры могут содержать специальные условия взаимных санкций, определение форс-мажорных обстоятельств, порядка изменения и расторжения договора, арбитражных разбирательств споров, необходимые реквизиты договоров и т. д.

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.